[자문] 특허침해에 대한 법률검토 자문 제공

1. 법률 검토 의뢰 내용

자문사는 거래관계에 있는 상대방(이하 ‘거래상대방’이라 합니다)이 자문사가 특허권을 보유한 원료를 이용하여 제품을 발명하고 단독 출원한 행위가 특허법에 위반되는지 여부를 질의하였습니다.

2. 자문 제공 내용

자문사가 거래상대방과 제품을 공동발명하였음에도 불구하고 거래상대방이 단독출원을 한 것이라면, 이는 특허법 제44조를 위반한 것으로서 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당합니다. 다만, 공동발명을 한 것으로 보기 위해서는 다음과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 합니다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).

• 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 경우

• 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 경우

• 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우

이에 따라 공동발명으로 볼 수 있는 사유 및 증거가 있다면 특허법 위반으로 인한 등록무효를 주장할 수 있다는 의견 등을 제공하였습니다.

파트너 변호사

김용범 대표변호사 이상엽 외국변호사